Has Japan Become a Patentee-Friendly Forum?

Abstract

SUMMARY The article examines trends in Japanese patent law focusing on the question to what extend Japan has become a patentee-friendly forum in recent years. In the first part, the author starts by pointing out that one reason why Japanese patent owners have a reputation of being rather reluctant to enforce their rights through litigation may well be that they wish to avoid invalidation of their patent through the defendant’s invalidity defense. Giving a detailed analysis of case law of the IP High Court as well of infringement courts the author demonstrates that the tide seems to be changing in this regard. She observes a remarkable trend towards broader claim construction by the courts and the increased willingness of the courts to find indirect infringement and infringement under the doctrine of equivalents.. In the second part, the author looks into developments on judging inventive steps. Starting with an analysis of various statistics, the author identifies significant changes in this field das well. While JPO since a revision of its guidelines in 2000 applies as stricter standard with regard to inventive step, case law evidences a more relaxed attitude with regard to finding inventive step on the side of the courts. In particular, courts stress the need to avoid hindsight, to emphasize the problem to be solved as well as for proper reasoning based on well-known technology. In light of the aforementioned trends, the author concludes, Japan is indeed becoming a more patentee-friendly jurisdiction. (The Editors) ZUSAMMENFASSUNG Der Artikel untersucht aktuelle Trends im japanischen Patentrecht. Leitfrage ist, inwieweit Japan in den letzten Jahren zu einem patentfreundlichen Forum geworden ist. Im ersten Teil geht die Autorin aus von der Feststellung, dass die traditionelle Zurückhaltung japanischer Patentinhaber, ihre Recht gerichtlich durchzusetzen, auch mit der Sorge zusammenhängen dürfte, dass ihr Patent durch den Nichtigkeitseinwand des Beklagten vernichtet werden könnte. Durch eine detaillierte Analyse jüngerer japanischer Gerichtsentscheidungen, insbesondere des Obergerichts für Geistiges Eigentum, gelangt die Autorin zu dem Ergebnis, dass sich der Wind insoweit zu drehen scheint. Sie findet bemerkenswerte Belege für einen Trend zu einer weiteren Auslegung von Patentansprüchen und zur Bereitschaft der Gerichte, auf eine indirekte Verletzung und äquivalente Verletzung zu erkennen. Im zweiten Teil untersucht die Autorin die Entwicklungen in Bezug auf die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit. Nach einer Auswertung verschiedener Statistiken identifiziert sie auch insoweit wesentliche Änderungen. Während das JPO seit einer Neufassung seiner Richtlinien im Jahr 2000 an die erfinderische Tätigkeit strengere Maßstäbe anlegt, zeichnet sich in jüngeren Gerichtsentscheidungen eine großzügigere Linie in dieser Hinsicht ab. Insbesondere heben die Gerichte vermehrt die Notwendigkeit ab, eine rückschauende Betrachtung zu vermeiden, die Lösung der Aufgabe zu betonen und das Kriterium des Stands der Technik präziser zu verwenden. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Trends gelangt die Autorin zu dem Ergebnis, dass sich Japan tatsächlich zu einem patentfreundlichen Forum entwickelt. (Die Redaktion)