Has Japan Become a Patentee-Friendly Forum?

Shimako Kato

Empfohlene Zitierweise: S. Kato, Has Japan Become a Patentee-Friendly Forum?, in: ZJapanR / J.Japan.L. 35 (2013) 241–258.

Abstract


SUMMARY
The article examines trends in Japanese patent law focusing on the question to what
extend Japan has become a patentee-friendly forum in recent years.
In the first part, the author starts by pointing out that one reason why Japanese
patent owners have a reputation of being rather reluctant to enforce their rights through
litigation may well be that they wish to avoid invalidation of their patent through the
defendant’s invalidity defense. Giving a detailed analysis of case law of the IP High
Court as well of infringement courts the author demonstrates that the tide seems to be changing in this regard. She observes a remarkable trend towards broader claim
construction by the courts and the increased willingness of the courts to find indirect
infringement and infringement under the doctrine of equivalents..
In the second part, the author looks into developments on judging inventive steps.
Starting with an analysis of various statistics, the author identifies significant changes
in this field das well. While JPO since a revision of its guidelines in 2000 applies as
stricter standard with regard to inventive step, case law evidences a more relaxed
attitude with regard to finding inventive step on the side of the courts. In particular,
courts stress the need to avoid hindsight, to emphasize the problem to be solved as well
as for proper reasoning based on well-known technology.
In light of the aforementioned trends, the author concludes, Japan is indeed
becoming a more patentee-friendly jurisdiction.
(The Editors)

ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel untersucht aktuelle Trends im japanischen Patentrecht. Leitfrage ist,
inwieweit Japan in den letzten Jahren zu einem patentfreundlichen Forum geworden ist.
Im ersten Teil geht die Autorin aus von der Feststellung, dass die traditionelle Zurückhaltung
japanischer Patentinhaber, ihre Recht gerichtlich durchzusetzen, auch mit
der Sorge zusammenhängen dürfte, dass ihr Patent durch den Nichtigkeitseinwand des
Beklagten vernichtet werden könnte. Durch eine detaillierte Analyse jüngerer japanischer
Gerichtsentscheidungen, insbesondere des Obergerichts für Geistiges Eigentum,
gelangt die Autorin zu dem Ergebnis, dass sich der Wind insoweit zu drehen scheint. Sie
findet bemerkenswerte Belege für einen Trend zu einer weiteren Auslegung von Patentansprüchen
und zur Bereitschaft der Gerichte, auf eine indirekte Verletzung und
äquivalente Verletzung zu erkennen.
Im zweiten Teil untersucht die Autorin die Entwicklungen in Bezug auf die
Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit. Nach einer Auswertung verschiedener
Statistiken identifiziert sie auch insoweit wesentliche Änderungen. Während das JPO
seit einer Neufassung seiner Richtlinien im Jahr 2000 an die erfinderische Tätigkeit
strengere Maßstäbe anlegt, zeichnet sich in jüngeren Gerichtsentscheidungen eine
großzügigere Linie in dieser Hinsicht ab. Insbesondere heben die Gerichte vermehrt die
Notwendigkeit ab, eine rückschauende Betrachtung zu vermeiden, die Lösung der
Aufgabe zu betonen und das Kriterium des Stands der Technik präziser zu verwenden.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Trends gelangt die Autorin zu dem Ergebnis,
dass sich Japan tatsächlich zu einem patentfreundlichen Forum entwickelt.
(Die Redaktion)

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